一、新闻回放

“Rex”商标在先使用案1918年，美国联邦最高法院审结了一起商标纠纷：一家药品企业自19世纪70年代起就在新英格兰地区把“Rex”用作自己药品的标识；差不多同期，肯塔基州路易斯维尔的一位药剂师在并不知道对方已经在用的情况下，也开始在当地销售标有“Rex”字样的产品，并靠多年的投入建立起本地声誉。后来新英格兰一方的企业扩张到路易斯维尔，要求禁止这位药剂师继续使用“Rex”。最高法院没有支持这一请求，理由是商标权不是脱离营业而独立存在的财产，它的作用在于保护企业已经积累起来的商誉；在先使用人既然长期把自己的生意局限在另一片区域，就不能伸手垄断自己从未进入的市场。

图：欧洲街头服装品牌店面招牌，美国普通法上的「在先使用」即通过此类实际使用建立声誉（来源：Dreamstime）

二、核心问题

为什么在美国，商标不需要注册，只要你实际使用了，就能获得法律保护？ 美国的商标权取得制度是什么样的？

三、法律解析

答案是：美国对商标的保护有两条路径。第一条是制定法路径——商业主体向美国专利商标局（USPTO）申请联邦注册，经核准注册后取得制定法上的权利；第二条是普通法路径——不以注册为前提，商业主体在公开的商业活动中把某一标识用作自己商品或者服务的来源标识，就在其实际从事经营的地域内取得普通法上的商标权利，可以据此制止他人在同一地域内使用容易造成混淆的相同或者近似标识。

两条路径的差别集中体现在地域范围上。普通法上的权利只覆盖其商誉真正到达的地区；联邦注册则具有推定使用的效力，并由此带来全国性的优先权（《兰哈姆法》第7条(c)，15 U.S.C. §1057(c)）。那么，如果他人后来取得了联邦注册，在先使用人是不是就没有办法了？也不是。《兰哈姆法》第33条(b)(5)（15 U.S.C. §1115(b)(5)）规定，被指控侵权的一方如果是在不知道注册人在先使用的情况下采用了该标识，并且在注册之前就已经使用该标识，可以在其已经证明在先使用的地域内继续使用该标识。但这项抗辩有两个限定条件：一是该使用必须是持续未中断的；二是抗辩的效力只及于其原有经营地域，不能据此向外扩张。

图：美国专利商标局总部玻璃中庭，注册并非获得商标保护的前提（来源：Kazuhisa Otsubo/CC BY 2.0）

四、相关制度

制度一：普通法商标权的地域范围通过实际使用取得的普通法商标权，保护范围限于该标识在消费者心目中真正建立起声誉的地域。仍以“Rex”案为例：在先使用人长期把生意局限在新英格兰一带，就不能禁止路易斯维尔那位善意使用人在当地继续使用该标识；反过来，路易斯维尔的使用人也只能在当地使用，不能凭这一点到新英格兰去主张权利。使用权与地域是配套的：生意做到哪里，商誉延伸到哪里，权利大致就到哪里。

制度二：联邦注册的好处虽然不注册也能拿到普通法商标权，但是去专利商标局做联邦注册有很多好处：注册之后商标权的范围扩展到全美国，不需要证明自己在每个州都实际使用；注册之后可以在海关备案，禁止仿冒商标的商品进出口；注册之后可以作为商标权的初步证据，在诉讼中不需要花大量时间证明自己先使用。

制度三：与我国制度的对照我国实行商标注册取得制度，商标专用权原则上自核准注册之日起取得。我国《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。我国《商标法》第五十九条第三款还规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

五、相关事件

“Tea Rose”面粉商标案1916年，美国联邦最高法院在 Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403 一案中处理了同类问题。俄亥俄州特洛伊的 Allen & Wheeler 公司早在1872年就把“Tea Rose”用作自己面粉的标识，但长期只在北方数州销售；伊利诺伊州的 Hanover Star Milling 公司在并不知道该标识已被使用的情况下，于阿拉巴马、佐治亚、佛罗里达等南部各州投入大量资金开拓市场，使“Tea Rose”在当地成为其面粉的代称。最高法院最终认定，在先采用者不得垄断自己的生意从未到达、且该标识在当地指向的是他人商品的市场。

联邦注册与地域先用的衔接1959年，美国第二巡回上诉法院在 Dawn Donut Company, Inc. v. Hart's Food Stores, Inc., 267 F.2d 358 一案中进一步讨论了联邦注册与地域先用的关系。该案中，原告持有“Dawn”“Dawn Donut”联邦注册商标，被告则在纽约州罗切斯特周边六个县零售使用“Dawn”标识，而原告已有约30年未在该区域开展零售业务。法院认为，由于双方的使用分处彼此独立的交易区域，不会产生公众混淆，且原告近期也无扩展至该区域的现实可能，因此原告无权获得禁令救济；同时法院指出，一旦原告日后真的把零售业务扩展到该区域，仍可另行申请禁令。

参考文献

[1] 《兰哈姆法》第33条(b)(5)，15 U.S.C. §1115(b)(5)（在先使用抗辩及其地域限制）

[2] 《兰哈姆法》第7条(c)，15 U.S.C. §1057(c)（申请注册的推定使用与全国性优先权）

[3] United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90（美国联邦最高法院，1918年12月9日判决）

[4] Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403（美国联邦最高法院，1916年3月6日判决）

[5] Dawn Donut Company, Inc. v. Hart's Food Stores, Inc., 267 F.2d 358（美国第二巡回上诉法院，1959年5月21日判决）

[6] 我国《商标法》第三十二条、第五十九条第三款